1.背景知识
专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。
专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利,交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导。
技术转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标。
让与人未按照约定转让技术的,应当返还部分或者全部使用费,并应当承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,违反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用该项技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。
受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但当事人另有约定的除外。
2.对策
专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。同样,专利转让也应以专利的有效性为前提,否则受让方无法实现合同的目标,所以本案中乙方有权要求甲方退还所收款项
3.防范
a.签订技术转让合同前应就该技术的真实有效、合法性进行审查,包括专利技术的主体资格、有效期等,可到国家专利局调查;
b.技术转让合同可以约定让与人和受让人实施专利或者使用技术秘密的范围,但不得限制技术竞争和技术发展
C.技术秘密转让合同的受让人应当按照约定使用技术,支付使用费,承担保密义务
案例:
深圳南方铁路实业有限公司诉北京中科宏裕建材有限公司技术合同纠纷案
1995年1月18日,中国科学院办公厅给被告出具一份《委托书》,其内容为:兹委托中科宏裕公司推广中国科学院的《一炉两用,同时出热和生产水泥熟料的方法、产品、设备及应用》的新技术,授权签订合同、开展技术服务。有效期到1996年6月18日。
1996年5月26日,原告作为甲方、第三人深圳市新乐达实业发展有限公司作为乙方、被告作为丙方,三方就中国科学院为专利申请人、申请号为95115360.9、名称为《一炉两用,同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用》的发明专利的推广和应用签订了一份《协议书》,在该协议中约定:三方共同组建一个有限责任公司,原告(甲方共投入资金300万元,其中200万元作为技术入门费付给被告(丙方),100万元作为首期注册资金。原告在新公司中占12%的股份。被告以上述发明专利的使用权投入,在新公司中占80%的股份。如果由于原告的注册资金不能到位,使公司不能注册,则被告不再退还原告所付的技术入门费;如果由于被告的原因导致新公司不能获得推广和使用该发明专利技术的合法权利,被告保证退还原告所付的技术入门费200万元。被告负责专利技术的实施和保障。
1997年1月23日,《协议书》约定设立的北京中科路技术有限公司(简称中科路公司,下称新公司)正式成立,注册资金为50万。
1997年2月10日,新公司章程约定了股东的出资方式、出资金额。其中载明被告中科宏裕公司出资40万元人民币,占股份80%0;第三人新乐达公司出资4万元人民币,占股份8%;原告南方铁路公司出资6万元人民币,占股份12%。三方均以货币形式入资,公司注册资本50万元人民币。其经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售开发后的产品,环保、能源技术及设备、机械电器设备、电子计算机硬件及外部设备、通讯设备、化工、建筑材料。新公司营业期限20年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。三方均在公司章程上签字并盖章。
1997年12月29日,新公司与河南省辉县市孟庄火电厂(以下简称孟庄火电厂)订立《发明专利实施许可合同书》,约定新公司将涉案专利技术应用于孟庄火电厂的一台设备,该协议现已履行。
另查,中国科学院于1995年8月14日向中国专利局申请的名称为《一炉两用,同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用》的发明专利申请,申请号为951153609,于1995年10月22日,被国家专利局视为撤回。1995年8月14日,中国科学院又向国家专利局提出与上述申请相同名称的发明专利申请,申请号为96111641,该申请于1997年10月1日公开,于1999年12月15日被授予发明专利权,专利号为9611164.1,专利权人为中国科学院。951153609号申请专利与961116641号发明专利的申请人、发明人、发明名称、权利要求书内容等均相同。在原审庭审中,原、被告双方当事人均认为《协议书》涉及的9511560中请专利与961161号明专利是同一的技术。
1999年3月26日,中国科学院出具科发办字(99029号文,将其当时正在申请专利的申请号为961116410技术授权中国科学院机关服务局独占实施许可。2000年6月4日,中国科学院机关服务局在《参考消息》报上发表声明:中国科学院机关服务局是经中国科学院授权的唯一对96111641号发明专利享有使用权及授权他人使用权利的合法机构。未持有中国科学院机关服务局书面委托的任何机关、单位、团体及个人,其所称转让、许可使用“一炉两用”专利技术均属非法。
被告主张其享有本案所涉专利技术的先用权,其提交的证据为1995年1月18日被告与吉林热电厂多种经营总公司订立的《合作开发再生资源—改性粉煤灰制造水泥工业性试验协议书》,该协议书约定吉林热电厂多种经营总公司采用改性粉煤灰新技术生产水泥。
北京第一中级法院审理后认为:
一、关于合同效力问题。1996年5月26日,原告南方铁路公司与被告中科宏裕公司及第三人新乐达公司就中国科学院的、专利中请号为95115360.9《一炉两用,同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用》发明专利的推广、开发、应用和经营所签署的协议书,系当事人的真实意思表示,其内容未违反法律规定,该协议属合法有效。该协议对三方当事人具有法律上的约束力,三方当事人应当全面履行合同约定的义务。
二、原告要求返还技术入门费200万元的诉讼请求是否成立。虽然三方所签协议,具有联营合同的性质,但是本案争议的内容系原告请求返还技术入门费。对解决该权项权益的纠纷,在《协议书》第三款中约定,如果由于被告的原因导致新公司不能获得推广和使用该发明专利技术的合法权利,被告保证退还原告所付的技术入门费200万元。由此可见,对200万元技术入门费产生的纠纷处理,三方当事人已在协议中作了明确的约定,该条款是解决本案纠纷的依据。首先,从95115360.9申请专利和9611164.1号发明专利两者之间的关系看,原告提交的证据5、6、7、8可以证明《协议书》中所约定的被告向新公司转让的专利申请号为95115360.6的《一炉两用,同时出热和生产水泥熟料的方法、产品、设备及应用》的发明专利技术,与96111641号发明专利为同一技术。第二,新公司未获得授权许可。从95115360.9申请专利和961116641号发明专利的法律状态看,95115360.9申请专利被视为撤销,9611164.1号发明专利被授权他人独家实施许可,三方协议成立的新公司自始至终就未得到被告关于本案所涉专利技术的授权许可,致使新公司无法从事涉案专利技术的推广、开发、应用和经营,原告的合法权利也无法得到实现。第三,从200万元技术入门费与新公司股本结构的关系看,原告向被告支付200万元技术入门费的目的,在于约束被告保证新公司享有使用该发明专利技术的合法权利,加速推广和使用涉案专利技术,未作为出资投入到新公司的股本中。新公司章程中对各方当事人的出资额、出资方式及所占股份的比例均做了明确的约定。从新公司章程中载明的股本结构看,也并未包括200万元技术入门费。由此,可以得出本案争诉的200万元技术入门费与依协议成立的新公司的股本结构、经营状况无关。判断被告是否应返还200万元技术入门费的标准,应当依据三方当事人在协议中约定的标准,也就是说,以新公司能否获得推广和使用涉案专利技术的合法权利判断的标准。如果因被告的原因,新公司不能获得该项专利的合法权利,被告就应当承担返还技术入门费的义务。新公司的经营状况如何与应否返还技术入门费之间不属于同一法律关系,在本案中不能相提并论。据此,由于涉案的95115360.9申请专利被国家专利局视为撤销,961116641发明专利的权利人将其授权给了中国科学院机关服务局,使新公司自始至终就未得到本案所涉专利技术的授权许可,致使新公司无法从事涉案专利技术的推广、开发、应用和经营,原告的合法权利未能得到实现,造成这一情况发生的原因在于被告,因此,被告应当承担返还技术入门费200万元的义务。原告请求返还的诉讼请求成立,本院予以支持。
三、关于诉讼时效问题。在三方签订的协议中没有约定返还200万元技术入门费的日期,我国民法通则对合同中履行期限约定不明确的情况有以下规定:“履行期限不明确的,债务人可以随时向债权人履行债务,债权人也可以随时要求债务人履行债务,但应当给对方必要的准备时间。”对于原告是否曾就返还200万元技术入门费向被告主张权利一节,双方当事人在原审陈述中相互矛盾,但原、被告均未提交在本案诉讼之前,原告曾向被告要求返还200万元技术入门费的证据。故应认定原告在起诉之前,没有要求被告履行返还200万元技术入门费的义务。因此,在起诉之前,被告返还200万元技术入门费的义务因为原告没有要求而没有确定履行的期限。综上,直至起诉之前,原告关于要求返还200万元技术入门费的诉讼时效尚未起算。被告关于原告要求返还200万元技术入门费的请求已过诉讼时效,丧失了本案的胜诉权的主张,没有事实及法律依据,本院不予支持。
四、被告主张原告注册资金不到位为由,已经构成违约。本院认为,在新公司章程中,对原协议书约定的注册资金100万元己调整到50万元。对此,三方当事人均签字并盖章子以认可。原告依据新公司章程的规定出资,不存在出资不到位的情况,被告关于原告出资不到位的抗辩理由,不能成立,本院不予支持五、关于被告主张其享有本案专利技术的先用权一节,根据我国专利权法的规定,在专利中请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者己经做妤制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造使用的,不视为侵犯专利权。根据该条款的规定,不视为侵权的情况仅在中请日前原有的范围内有效,如使用人将该技术转让给他人使用,必然导致使用范围的扩大,不符合专利法的相关规定。在本案中,被告主张其享有本案专利技术的先用权,即使其享有先用权,被告也无法合法地将该先用权转让给新公司,也就是说,不能使新公司获得协议约定的推广和使用该发明技术的合法权利。因此,被告是否享有所涉专利技术的先用权,与本案无关。
综上,法院判决:被告北京中科宏裕建材有限公司支付原告深圳南方铁路实业有限公司人民币二百万元。
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